Cos'è la preclusione per coesistenza?

La preclusione per coesistenza si verifica quando due marchi, pur potenzialmente confondibili, convivono pacificamente sul mercato per un lungo periodo, senza generare confusione tra i consumatori. Questo fenomeno implica una limitazione della tutela giuridica del marchio anteriore rispetto al marchio successivo, poiché la lunga coesistenza genera nel pubblico una diffusa consapevolezza della differente provenienza dei prodotti o servizi.

Il caso PAM contro PIM: una disputa emblematica

Un esempio significativo di applicazione della clausola di coesistenza è rappresentato dal caso PAM contro PIM, entrambi attivi nel settore dei supermercati. La società PAM si è opposta alla registrazione del marchio PIM, sostenendo il rischio di confusione tra i segni distintivi. Tuttavia:

• Decisione in primo grado: l’opposizione è stata accolta.
• Revirement in appello: la Commissione di Ricorsi ha rigettato l’opposizione, basandosi sulla pacifica coesistenza dei marchi nei rispettivi territori.
• Conferma della Cassazione: la Corte ha ribadito che la convivenza poliennale dei marchi, unita a elementi distintivi sufficienti, esclude il rischio di confusione.

I principi stabiliti dalla Cassazione

La Cassazione ha sottolineato alcuni punti fondamentali:

• Importanza della coesistenza pacifica: la lunga convivenza tra i marchi può radicare nel pubblico la percezione della loro diversa origine.
• Elementi distintivi sufficienti: anche differenze minime, ma chiare, tra i segni distintivi possono ridurre il rischio di confusione.
• Rilevanza temporale: il trascorrere del tempo rafforza la consapevolezza del pubblico, riducendo progressivamente il rischio di confusione.

Questi principi hanno portato a respingere il ricorso, confermando la registrazione del marchio PIM.

Il ruolo del tempo: preclusione e convalidazione

La preclusione per coesistenza si lega strettamente al fattore temporale. Oltre alla coesistenza pacifica, la legge prevede l’istituto della convalidazione, regolato dall’articolo 28 del Codice della Proprietà Industriale:

Un marchio posteriore, se registrato e utilizzato senza opposizioni per almeno cinque anni, non può più essere dichiarato nullo.

Questo principio tutela il marchio successivo, consolidando la sua posizione sul mercato.

Implicazioni pratiche per i procedimenti amministrativi e giudiziari

Un aspetto rilevante è che la preclusione per coesistenza non si applica solo nelle aule di tribunale, ma può essere invocata anche in procedimenti amministrativi, come quelli di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM). Questo amplia significativamente il suo campo di applicazione, rendendolo uno strumento cruciale per risolvere dispute sui marchi.

Conclusione

La clausola di coesistenza rappresenta un’evoluzione importante nel diritto dei marchi, bilanciando la protezione dei segni distintivi con la realtà del mercato. La recente ordinanza della Cassazione chiarisce i criteri per la sua applicazione, offrendo una guida preziosa sia per i titolari di marchi che per gli operatori del settore legale. In un panorama in costante cambiamento, comprendere e utilizzare correttamente questo istituto può fare la differenza nel tutelare i propri diritti.